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Portakabin Ltd v. Primakabin BV - 欧洲法院
背景
Portakabin Ltd公司（以下简称Portakabin公司）在荷比卢 [Benelux] 注册了文字商标PORTAKABIN，并且是注册商标所有人。Primakabin公司（非Portakabin集团的一部分）销售及租赁包括Portakabin公司制造的新/使用过的二手活动板房。
Portakabin公司与Primakabin公司都建有自己的网站，并各自在网站上销售其产品。两家公司同时也使用谷歌在线广告服务（Google Ad Words）业务。此项业务是广告主购买关键词，在谷歌搜索引擎中以“赞助商链接”的形式出现在搜索结果中。搜索结果页面出现赞助商自然状态（organic search）搜索结果，每当赞助商的链接被点击，谷歌将从广告主处得到付费。谷歌允许广告主购买商标作为搜索关键词。许多知名品牌对此提出批评，他们认为允许竞争对手及仿造者购买品牌商标作为搜索关键词是"搭便车"行为，将会对品牌造成损害，并有可能被假货制造商利用。
Primakabin公司在谷歌Ad.words 中购买了"portakabin"，"portacabin"，"portokabin"和"portocabin" 4个关键词，购买后3个关键词是确保用户在拼写错误的情况下仍可以看到该公司的广告。广告最初声称"新/使用过的组件"，随后改变为"使用过的"portakabins"。
Portakabin公司在荷兰法院申请了临时禁令阻止Primakabin公司使用"portakabin"及其它3个错误拼写作为关键词。荷兰法院拒绝了此次申请，理由为Primakabin公司没有利用文字"portakabin"来区别商品，或从使用这个文字中获取不正当利益。相反，"portakabin"作为关键词为合法使用，此处应理解为描述性质的文字，引导消费者购买使用过的Portakabin组件。
Portakabin提出上诉。
问题
欧洲法院(ECJ)分析了如下以下几个问题
- 使用相同商标作为互联网引擎搜索关键词，此处的"使用"是否适用欧盟商标法指令2008/95/EC（Trade Marks Directive 2008/95/EC (the Directive)（以下简称指令）第5条第1款（a）的规定？
- 如何理解使用错误拼写的商标？
- 广告主是否可以依据指令第6条第1款（b）抗辩？指令第六条第一款（b）规定：商标所有人无权制止第三方在商品交易过程中使用其商标，如果此商标是用来说明商品或服务的种类、质量、数量、用途、价值、地理来源、生产日期、服务期限或其他特征。
- 是否可以依据指令第6条第1款（c）抗辩？指令第6条第1款（c）规定需要标识商品或服务的使用用途，尤其是作为装饰/配件使用。
- 广告主是否可以依据指令第7条抗辩？指令第7条是指商标所有人本人或经其同意的第三人将商品投放入到瓯盟共同体市场后，商标所有人的商标权利即告穷竭。
欧洲法院裁决
- 使用第三方商标构成指令第5条中规定的"使用",除非明确标明广告中涉及的商品并 非来源于商标权人。"Portakabin"不仅用于再销售Portakabin公司制造的组件，也用于销售其他制造商生产的商品。广告主使用的与商标权人相同的商标，为互联网用户提供一个可选择的使用适用指令第5条第1款（a）的规定。欧洲法院之前裁定[1]过如果使用注册商标的标识不对注册商标的实质功能（essential function）造成损害影响，则商标权人不能反对使用其商标。此案中，使用关键词作为参照服务，实质功能是为了标记商品来源地和宣传的目的。作为广告宣传功能，欧洲法院指出使用谷歌Ad.words服务，用来宣传商品并没有对商品本身产生不利影响。对于商标的来源地功能是否产生不利影响的问题取决于广告本身是否明确说明商品及服务是否来源于商标所有者或来源于其他人。法院指出：“以下情况下，标识商标来源地功能将会产生不利影响。（1）如果广告不能正常通告和合理吸引互联网用户，或者（2）此标识让用户难以确定是商标权人的商品或服务来源地还是第三方的商品或服务来源地。
- 关于拼写错误的商标，只有使用混淆商品来源地的商标才产生侵权。这是国内法院需要解决的事实问题。
- 此处使用的关键词属于指令第6条第1款（b）中的规定。这些关键词并非标识商品或服务的特征。本案中，有关Primakabin公司使用文字"Portakabin"作为搜索关键词是否为描述性指引应作为事实问题由国内法院决定。
- 指令第6条第1款（c）的实质是确保商品的供应商可以使用商标所有人之商标以便宣传他们的商品与商标所有人的商品具有实际联系（practical link）。本案中，国内法院需要决定Primakabin公司使用Portakabin 商标是否是为了证明其商品与Portakabin公司的产品具有实际联系。
- 一般情况下，广告主可以依据指令第7条提出抗辩：商标权人穷竭其所有权。此处需要提供无合法原因反对商品进一步商业化（e.g.将对商标造成严重损害）。欧洲法院指出国内法院不能找到任何因为使用"二手"或"使用过的"Portakabin公司的商标而产生的严重损害。
评论
本案是一系列类似案件的最新法院判决，再一次确认了使用对手商标作为搜索关键词，在互联网搜索引擎上使用的行为不属于侵权行为。除非广告本身混淆了商品及服务的商标指示来源地功能（即消费者不容易辨别广告中的商品和服务究竟来自何处）。本案同时确定了广告中使用的"二手"或"使用过的"与关键词商标的结合是合法的。
[1]Google France SARL and Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA, Google France and Google Inc. v Viaticum SA and another, and Google Inc. v CNRRH and others, Jointed Cases C-236/08,C-237/08 and C-238/08
